A propriedade industrial convive com uma tensão recorrente: de um lado, a necessidade de assegurar previsibilidade a quem busca proteger um sinal distintivo; de outro, a realidade de mercados nos quais determinados nomes adquirem fama extraordinária ao longo do tempo. Quando esses fenômenos se encontram, uma questão se impõe: qual é o peso jurídico do princípio da anterioridade quando a fama comercial surge depois?

Tim: uma anterioridade de natureza distinta

A controvérsia brasileira envolvendo a denominação TIM ilustra a complexidade das situações jurídicas anteriores ao registro marcário. Uma empresa brasileira utilizava a denominação TIM desde 1988, antes da entrada da empresa italiana no mercado nacional. A disputa alcançou o Judiciário e o INPI, envolvendo registros posteriores obtidos pela empresa estrangeira e as pretensões formuladas pela empresa brasileira.

O conflito terminou por acordo judicial, que levou a empresa nacional a abandonar a denominação em sua razão social e a desistir de pedidos e medidas relacionados à expressão TIM.

Não se tratava, portanto, de um registro de marca brasileiro anterior, nem de uma aplicação automática do direito de precedência previsto na legislação marcária. O episódio evidencia, em outra perspectiva, que a análise de conflitos envolvendo sinais distintivos pode exigir atenção a situações jurídicas constituídas antes da consolidação da presença comercial do titular posterior.

Nike: quando o registro anterior produz efeitos

O caso espanhol oferece um exemplo particularmente expressivo. Desde 1932, existia uma marca mista que reunia a palavra Nike e a representação da Vitória de Samotrácia, registrada para produtos de malharia. Décadas depois, pedidos nominativos da Nike americana foram recusados em razão daquele registro anterior.

Em 1999, o Tribunal Supremo espanhol deu razão aos titulares da marca registrada em 1932 e anulou dois registros posteriores da Nike americana, por entender que conflitavam com o direito anterior. Em 2004, porém, o Tribunal Constitucional anulou essa decisão porque o Supremo não havia respondido adequadamente a argumentos relevantes apresentados no processo. A anulação não significou que a fama internacional da Nike devesse prevalecer sobre a marca anterior: o que se censurou foi a falta de resposta judicial suficiente às questões suscitadas pelas partes. A Sentença 8/2004 do Tribunal Constitucional espanhol permite consultar os fundamentos dessa decisão.

Em 2005, ao reapreciar o caso, o Tribunal Supremo reconheceu a caducidade da marca anterior por falta de uso real e efetivo. A situação jurídica mudou, assim, por fundamento próprio: a perda de eficácia do registro precedentemente mantido.